◇ 倪红霞 郭 杰

　　【案情回放】

　　2009年12月2日，韩国公司A4 STYLE CO,LTD（以下简称韩国艾弗公司）委托原告无锡艾弗国际贸易有限公司生产加工3500条鳄鱼牌女士牛仔裤，金额与数量允许5%增减。原告审查了以下内容：新加坡鳄鱼公司自1987年起在韩国注册核定使用商品为长裤的“Crocodile及图”、“CROCODILE”、“Crocodile”三个商标；新加坡鳄鱼公司许可韩国亨籍公司使用上述商标；韩国亨籍公司（买方）与韩国艾弗公司（卖方）就3500条女士牛仔裤签订的合同书；韩国亨籍公司及新加坡鳄鱼公司分别出具确认书及授权书，确认原告有权加工涉案商品，但所制造的鳄鱼牌服装必须全部发回韩国，在中国境内不得进行销售。

　　2010年1月29日，原告申报出口，报关单显示，运抵国为韩国，商品名称为棉制女裤，数量3484条。2010年2月10日，上海海关向原告发出《扣留侵权嫌疑货物告知书》，告知上述货物涉嫌侵犯被告在我国享有的“CROCODILE”注册商标专用权，海关已予以扣留。被扣留的女裤吊牌及腰背贴显示“CROCODILE LADIES”，吊牌及水洗标上有“Crocodile及图”标识。吊牌上有销售商韩国亨籍公司的信息以及韩国原料、中国加工等内容。原告请求法院判令：确认原告在服装上使用的“Crocodile及图”商标和“CROCODILE”商标不侵犯被告享有的“CROCODILE”注册商标专用权。

　　上海市浦东新区人民法院经审理认为，原告经合法授权的涉外定牌加工行为，并没有侵害被告享有的商标专用权，故判决确认原告不侵权。案件宣判后，被告不服提起上诉，二审维持原判，该案于2011年7月15日生效。

　　【各方观点】

　　涉外定牌加工是指境外委托方提供商标，委托我国境内加工方加工贴附商标的产品，产品全部返回境外销售，境内加工方获取加工费的贸易方式。涉外定牌加工行为是否侵犯我国境内注册商标专用权，在理论界和司法实践中争议颇大。

　　原告认为：在原告报关出口的女士牛仔裤上使用的商标系经境外商标权人合法授权，原告仅提供服装加工服务，产品全部出口到韩国销售。这种外有注册商标，全部销售在外，国内仅仅贴牌，并无任何销售的模式，不可能造成国内相关公众的混淆和误认，不应被认定为商标侵权。

　　被告认为：根据商标的地域性原则，原告在韩国获得的注册商标使用权并不能成为在中国使用的依据。我国对商标侵权的界定采纳“使用说”，在商品或服务上标注商标就是一种“使用”；保护商标权不仅帮助消费者防范现在的误认，也要防范由于现在的错误影响而导致将来消费者上当受骗。因此即便原告的商品未销售，也构成了商标的使用和混淆，构成商标侵权。

　　某律师认为：根据我国商标法实施条例第三条的规定，在商品上贴附商标，属于商标法规定的使用行为。根据我国商标法第五十二条第一款的规定，未经许可使用商标的行为构成侵权。涉外定牌加工的加工方与委托方应当是共同侵权，连带承担商标侵权责任。

　　某学者认为：涉外定牌加工行为实为一种国际间的劳务输出，不构成商标法意义上的商标使用行为。就商标侵权的认定，不能机械地适用我国商标法第五十二条的规定，商标权保护的基本功能是防止混淆，因此，是否造成混淆是商标侵权判定的必要条件。涉外定牌加工中，所有的商品全部出口国外，并不在国内销售，不会造成境内公众的混淆，自然也不会侵犯境内注册商标专用权。

　　【法官回应】

　　本案涉外定牌加工没有给被告带来混淆的损害后果

　　OEM是“Original Equipment Manufacture”的缩写,直译为“原始设备制造”,在我国被称为“贴牌加工”、“贴牌生产”、“定牌加工”、“定牌生产”等。涉外定牌加工是OEM的一种，是指境外委托方提供商标，委托我国境内加工方加工产品并将商标印制在加工产品上，并将产品全部返回境外委托方销售，境外委托方向境内加工方支付加工费的贸易方式。中国目前已经成为最大的OEM基地，外贸出口很大程度都是定牌加工所支撑。笔者认为，有合法授权的涉外定牌加工行为不侵犯我国境内商标权。

　　1．涉嫌商标侵权中涉外定牌加工方与委托方行为的区分

　　涉外定牌加工行为涉嫌侵犯国内商标权的问题实为合同侵犯第三人权益的问题。行为决定责任的承担，要认定该合同项下的行为是否侵犯商标权，就必须对合同双方的行为进行具体分析。

　　在涉外定牌加工合同中，委托方从事如下行为：提供商标或商标和原材料，指示加工方将商标按照其要求贴在指定数量的加工产品上，在境外销售该贴附商标的产品，赚取商标带来的利益；而加工方的行为相应如下：提供劳务或者劳务和原材料，按照指示加工并在产品上贴附商标，将贴好商标的产品全部出口境外委托方，赚取境外委托方的加工费，其获取的是劳务或劳务和原材料的费用。

　　就商品上使用商标涉嫌侵犯国内注册商标权人的最终结果而言，虽然是委托方与加工方的共同行为构成的，但两行为在该结果中的性质和行为作用力是不同的。委托方显然是主行为，其是商标使用行为的发起方，其行为的最终目的就是获得商标对商品产生的额外价值；而没有委托方的指示，加工方显然不会使用商标，对于加工方而言，贴附商标并不能额外赚取更多的利益，其赚取的仅是劳务或原材料的对价。因此，加工方系从行为，依附于委托方产生。

　　2．涉外定牌加工方仅负商标审查义务

　　公平原则是法律的基本原则，在民事领域，其指当事人在民事活动中以利益均衡作为价值判断标准，用来衡量民事主体之间的物质利益关系，确定民事主体的民事权利义务及其承担的民事责任的原则。利益均衡的实现必然是以民事行为为比对基础，要求行为产生的收益与责任承担必须相当或相对应。

　　涉外定牌加工中，加工方与委托方行为的不同性质导致了两者在商标侵权认定中的责任承担标准不同。就委托方而言，其决定了商标的使用，并能获取商标带来的利益，因此其应就商标侵权行为承担直接责任。但由于委托方在境外，往往无法对其科以民事责任。就加工方而言，其赚取的仅仅是劳务或者原材料与劳务的费用，其获益与是否使用商标无关，因为商标无法带给其额外的收益，但其行为却可能帮助委托方获取额外的商标使用利益，因此，其行为是否要承担民事责任基于其在接受委托的过程中是否存在过错，即是否履行了审查委托方提供的商标是否真实有效的义务。

　　本案原告作为涉外定牌加工方，提供了从涉案商标注册权人到涉案产品在韩国的委托加工方，再到自己的一整套商标注册、授权许可和委托加工文件等材料，其贴附的商标授权链条完整而合法，系真实有效，其尽到了合理的审查义务。

　　3．涉外定牌加工没有给境内商标权人带来混淆的损害后果

　　损害事实是侵权行为成立的必要条件之一。商标侵权行为导致的损害后果是对注册商标引起混淆而损害注册商标权利人的利益。

　　TRIPS协定第16条规定，商标注册人拥有商标权，商标权的核心在于避免消费者对商品或服务的出处产生混淆，注册商标所有人应享有专用权，防止任何第三方未经许可在商业中使用与注册商标相同或近似的标志，去标示相同或类似的商品或服务，以造成混淆的可能。因此，“混淆的可能性”是商标侵权行为的一项独立构成要件。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第二款规定：“商标法第五十二条第（一）项规定的商标近似，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。”

　　从上述解释可以看出，商品来源的混淆是判断商标侵权的一个重要因素。本案中，虽然涉案商标与被告的注册商标近似，也被使用在相同的商品上，但涉案产品吊牌上标明了商标权利人新加坡鳄鱼公司的名称及韩国的品牌认证等，原告基于境外相关权利人的明确委托加工涉案产品后全部发往韩国，产品不在中国境内销售。涉案商标仅在中国境外产生商品来源的识别作用，不可能造成国内相关公众的混淆、误认；而被告取得的商标权仅在我国境内发生效力，产生商品来源的识别作用，其商品的销售对象是我国境内公众。两者占据的市场不同，销售对象不同，不会带来相关公众的混淆，不会给被告的商标专用权带来损害。由于没有损害后果，侵权行为即不成立。被告提出的原告将来有可能在国内销售的抗辩意见是不成立的，因为法律无法对没有发生的行为科以民事责任；且如果原告将来在国内销售了涉案产品，则其在国内的生产、销售行为就侵犯了被告的注册商标专用权，被告完全可以再行主张权利。

　　同时需要进一步指出的是，涉案商标并非基于原告在国内注册的商标而产生，不存在抢注或模仿国内商标的情况，因此不会对国内的商标权造成损害。

　　我国仍是制造业王国，就涉外定牌加工行为是否构成侵权的认定直接影响着我国众多企业的生死存亡，直接关系着我国经济的发展。认定有合法授权的涉外定牌加工不侵犯境内商标权，既符合我国商标权保护的法律制度，也能促进我国对外贸易经济的发展，较好地做到了商标权的依法适度保护与促进经济发展的公共利益的平衡。

　　（作者单位：上海市浦东新区人民法院）